關于第16807318號百雀林Baiquelin商標無效宣告請求裁

申請人：上海百鳳投資有限公司
委托代理人：廣州華進聯合專利商標代理有限公司
被申請人：徐新興
委托代理人：北京恩諾知識產權代理有限公司
申請人于2016年12月14日對第16807318號百雀林Baiquelin商標（以下稱爭議商標）提出無效宣告請求。我委依法受理后，依照《商標評審規則》第六條的規定，組成合議組依法進行審理，現已審理終結。
申請人的主要理由：一、爭議商標與申請人在先注冊的第8957890號百雀羚商標、第8957865號百雀羚商標、第8957851號百雀羚商標（以下稱引證商標一、二、三）已構成使用在同一種或類似商品上的近似商標。二、百雀羚為申請人獨創，經過使用已具有很高的知名度，第654197號百雀羚商標、第1437205號百雀羚商標（以下稱引證商標四、五）在化妝品商品上受到強力保護，爭議商標的申請注冊已構成對申請人高知名度商標的復制和模仿。三、爭議商標的申請注冊侵犯了申請人關聯企業的在先商號權。四、爭議商標本身具有很強的欺騙性，極易導致消費者對商品來源產生混淆、誤認。被申請人申請注冊爭議商標的行為具有惡意，違反了誠實信用原則，構成不正當競爭。綜上，請求依據《商標法》第七條、第十條第一款第（七）項及第（八）項、第十三條第二款、第三十條、第三十二條、第四十四條第一款、第四十五條的相關規定，宣告爭議商標無效。
申請人向我委提交了以下主要證據（復印件）：
1.爭議商標及引證商標檔案信息；
2.百度百科關于百雀羚的介紹頁面；
3.百雀羚八十周年慶典報道、部分媒體雜志的宣傳介紹資料、廣告資料等；
4.百雀羚部分廣告合同、發票、宣傳資料等；
5.申請人受讓百雀羚商標的證明文件，民國時期商標注冊信息及其名下商標列表等……
被申請人答辯的主要理由：一、爭議商標與引證商標含義不同，二者未構成使用在同一種或類似商品上的近似商標，爭議商標的注冊和使用不會造成消費者混淆、誤認。二、引證商標申請日晚于爭議商標的申請日，爭議商標未侵犯申請人的在先權利，申請人提交的證據不足以證明其商標經過使用已具有一定的影響。三、申請人稱爭議商標是對引證商標的復制模仿，但未提交任何充分的證據加以證明。綜上，申請人的理由均不成立，請求維持爭議商標的注冊。
被申請人向我委提交了吊牌原件作為主要證據。
申請人質證的主要理由：一、百雀羚為申請人獨創，并作為申請人旗下的統一品牌和企業字號，經過使用和宣傳已為消費者廣泛知曉，具有較高的知名度和影響力。二、被申請人所提引證商標并非申請人在本案中所引證的商標，爭議商標與申請人在本案中的引證商標一、二、三已構成使用在同一種或類似商品上的近似商標。三、被申請人具有明顯的主觀惡意，其所提交的證據無法證明爭議商標經過使用已具有一定知名度。綜上，被申請人的答辯理由均不成立，請求依據《商標法》的相關規定，宣告爭議商標無效。
經審理查明：
1.爭議商標由被申請人于2015年4月27日向商標局提出注冊申請，于2016年6月21日被核定使用在第25類服裝、內衣等商品上，現為有效注冊商標。
2.在爭議商標申請日前，引證商標一、二、三均由上海百雀羚日用化學有限公司向商標局提出注冊申請，分別核定使用在第25類防水服等商品、第26類衣扣等商品、第40類材料處理信息等服務上；引證商標四、五均由上海鳳凰日用化學有限公司向商標局提出注冊申請，核定使用在第3類化妝品、香皂等商品上，后經商標局核準轉讓予上海百雀羚日用化學有限公司。上述引證商標經商標局核準于2016年10月27日轉讓予本案申請人，均為有效注冊商標。
以上事實有商標檔案在案佐證。
我委認為，《商標法》第七條的精神已具體體現在《商標法》其他條款的規定中，本案將根據申請人的具體評審理由適用相應的實體條款予以審理。
一、爭議商標核定使用的服裝等商品與引證商標二核定使用的衣扣等商品、引證商標三核定使用的材料處理信息等服務不屬于類似商品和服務，故爭議商標與引證商標二、三并存未構成《商標法》第三十條所指的使用在同一種或者類似商品/服務上的近似商標。
爭議商標由漢字百雀林及對應拼音構成，其顯著識別漢字百雀林與引證商標一百雀羚在文字構成方式、呼叫等方面相近，已構成近似商標。爭議商標核定使用的服裝、內衣、圍巾、腰帶商品與引證商標一核定使用的防水服、披肩、背帶商品屬于類似商品。爭議商標與引證商標一并存，易使消費者對二者商品的來源產生混淆誤認，已構成《商標法》第三十條所指的使用在同一種或類似商品上的近似商標。爭議商標核定使用的嬰兒全套衣、游泳衣、鞋、帽、襪、手套（服裝）商品與引證商標一核定使用的商品不屬于類似商品，故在上述商品上，爭議商標與引證商標一未構成《商標法》第三十條所指的使用在同一種或者類似商品上的近似商標。
二、鑒于我委已適用《商標法》第三十條規定在爭議商標核定使用的服裝、內衣、圍巾、腰帶商品上對申請人在先商標權利予以保護，故在上述商品上不再適用《商標法》第十三條的規定進行審理。下文僅針對在嬰兒全套衣、游泳衣、鞋、帽、襪、手套（服裝）商品上爭議商標是否違反《商標法》的上述規定進行評述。
本案中，雖然申請人提交的證據可以證明引證商標三、四經使用在化妝品商品上具有一定知名度，但不足以證明于爭議商標申請日之前在化妝品商品上已達到馳名程度。故爭議商標的注冊和使用不易誤導公眾，致使申請人的利益可能受到損害。綜上，爭議商標在嬰兒全套衣、游泳衣、鞋、帽、襪、手套（服裝）商品上的注冊亦未違反《商標法》第十三條第三款之規定。
三、申請人稱爭議商標的申請注冊侵犯了其關聯企業的商號權，并依據《商標法》第三十二條所指的“侵犯他人現有的在先權利”之規定主張權利。本案中，鑒于申請人并未提交證據證明申請人與上海百雀羚日用化學有限公司之間存在何種關聯，故爭議商標的注冊未違反《商標法》第三十二條“不得損害他人現有的在先權利”（商號權）之規定。
四、《商標法》第十條第一款第（七）項規定是指商標標識本身帶有欺騙性，易使公眾對商品的質量等特點或者產地產生誤認的情形。《商標法》第十條第一款第（八）項所稱的不良影響是指商標本身有害于社會主義道德風尚或者會對我國的政治制度、宗教、風俗習慣等產生損害的情形。申請人稱爭議商標的注冊違反了上述規定，并以此請求宣告爭議商標無效的主張，因其缺乏事實依據，我委不予支持。
五、《商標法》第四十四條第一款所指的以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的行為，是指系爭商標注冊人在申請注冊商標的時候，采取了向商標行政主管機關虛構或者隱瞞事實真相、提交偽造的申請書件或者其他證明文件，以騙取商標注冊的行為，以及基于不正當競爭、牟取非法利益的目的，惡意進行注冊的行為。申請人主張該條款，缺乏事實依據，我委不予支持。
綜上，申請人無效宣告理由部分成立。
依照《商標法》第三十條，第四十五條第一款、第二款，第四十六條和《商標法實施條例》第六十八條的規定，我委裁定如下：
爭議商標在服裝、內衣、圍巾、腰帶商品上予以無效宣告，在其余商品上予以維持。
當事人如不服本裁定，可以自收到本裁定書之日起三十日內向北京知識產權法院起訴，并在向人民法院遞交起訴狀的同時或者至遲十五日內將該起訴狀副本抄送或者另行書面告知我委。

合議組成員：李嬌娜 張 會 李 寧
2017年7月14日

解 讀
這份裁定書的發布，意味著由于國內知名化妝品品牌百雀羚申請，他人在“服裝”等商品上注冊的百雀林Baiquelin商標被宣告無效。百雀羚提出的無效理由主要有兩點：一是百雀林Baiquelin商標與其在類似商品上在先注冊的百雀羚商標構成近似，二是百雀林Baiquelin商標是對化妝品高知名度商標百雀羚的復制和模仿。經過審查，商評委支持了第一點理由，即百雀林Baiquelin商標與在先注冊的百雀羚商標已構成《商標法》第三十條所指的使用在同一種或類似商品上的近似商標。
顯然，本案中發揮關鍵作用的是百雀羚品牌在第25類商品上注冊的防御商標。筆者查詢中國商標網發現，2010年12月，百雀羚品牌進行了商標全類注冊保護，構建起完備的防御商標體系。防御商標并非我國《商標法》規定的商標類別或概念，世界上其他國家也未在法律中對防御商標作出規定。防御商標更多地被理解為一種企業商標策略，目的在于事先防范，避免主商標被他人在其他領域搶注或使用。
實務中，企業對于防御商標的理解和運用也不盡相同。有的企業為了壟斷某一品牌名稱或標志，防控他人使用相同的名稱或標志可能造成的不利影響，會在所有商品和服務類別上進行商標注冊保護。有的企業則選擇在與主營業務相關的行業或可能發生沖突的領域進行防御性注冊，如餐飲企業在食品上注冊，食品企業在飼料上注冊等。還有一部分企業雖有意進行防御性商標注冊，但由于各種原因，其商標已被他人在其他類別上在先注冊，客觀上存在諸多障礙，無法實施大范圍防御性注冊保護。
筆者認為，企業實施何種防御性商標策略需要根據其所在行業特點、品牌受眾范圍及影響力，并結合商標標志的獨創性、顯著性等因素綜合考量。本案申請人的百雀羚為老牌化妝品，品牌受眾是大眾消費者。鑒于品牌具有較大影響力，百雀羚商標被他人在其他行業“借用”的可能性較高。同時，百雀羚作為臆造詞，顯著性較強，與他人商標相同的概率較低，防御性注冊空間較大。綜合上述因素，百雀羚選擇在全部商品和服務類別進行防御性注冊是恰當的策略。本案的獲勝也證明百雀羚防御商標的確發揮了預設的保護作用。
值得關注的是，由于《商標法》第四十九條規定了注冊商標因連續三年不使用可以撤銷的制度（即通常所說的“撤三”），而防御商標大多是不會實際使用的商標，因此“撤三”制度被視為防御商標的克星。筆者倒覺得在商標注冊成本已大幅降低的今天，企業完全可以通過每3年重新注冊一次的方式，化解“撤三”帶來的挑戰。總之，防御商標是企業商標戰略中的一個重要策略，既要靈活運用發揮所長，又要與其他商標策略配合使用，實現商標戰略與企業品牌經營的精準契合。